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  1. Premessa

Il tema della titolarità dei diritti di sfruttamento economico su quanto realizzato dalle agenzie (grafiche, di pubblicità o di comunicazione) per conto dei clienti crea un significativo numero di liti se non adeguatamente trattato in sede contrattuale. La questione assume caratteri ancora più ostici laddove, in relazione ai progetti grafici, le parti si trovino a discutere circa il diritto del committente di ottenere o meno i file sorgente “aperti” o esclusivamente i file esecutivi “chiusi”.

Con ordinanza n. 19335 del 15/06/2022 (CLICCA QUI per leggere il testo dell’ordinanza), la Corte di Cassazione ha affrontato entrambi i profili ricostruendo le principali tesi emerse nel corso degli anni e adottando un’impostazione di particolare tutela per le agenzie.

  1. I fatti e le tesi delle parti

La controversia era stata avviata da una società farmaceutica nei confronti dell’agenzia di grafica che, tra il 2006 ed il 2012, aveva realizzato e consegnato i file esecutivi relativi ad immagini di confezioni, foglietti illustrativi e materiali pubblicitari, ma si era rifiutata di fornire i file sorgente se non a fronte del pagamento di un corrispettivo addizionale (indicato in Euro 60.000 e poi ridotto ad Euro 22.500) rispetto a quanto inizialmente concordato.

Con sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano aveva accertato la titolarità in capo alla società farmaceutica di ogni diritto sui file sorgente e condannato l’agenzia alla loro consegna a fronte del versamento di un rimborso spese di Euro 4.000.

La Corte d’Appello aveva invece dichiarato che i diritti sui file sorgente spettassero all’agenzia. Tuttavia, poiché la consegna alla committente era già avvenuta, la Corte aveva rideterminato l’importo dovuto all’agenzia in quanto a suo tempo indicato come accettabile (Euro 22.500). Secondo la Corte, nella discussione sugli elaborati grafici realizzati con mezzi informatici era necessario distinguere tra il “corpus mysticum” (l’idea di concezione grafica) ed il “corpus mechanicum” (la materiale rappresentazione dell’idea) e, in assenza di dato contrario, si doveva presumere che l’accordo tra le parti riguardasse solo i file esecutivi e non i file di lavorazione. Inoltre, la Corte aveva ritenuto sussistente un apporto creativo dell’agenzia nella realizzazione delle grafiche, sebbene quest’ultima avesse ricevuto indicazioni specifiche e vincolanti sul contenuto degli elaborati. In conseguenza di ciò, il titolo originario sui file sorgente doveva spettare all’agenzia mentre la cliente che non poteva vantare pretese se non sui file esecutivi.

  1. La decisione della Cassazione

In sede di ricorso, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello rigettando tutti i motivi formulati dalla società farmaceutica.

In primo luogo, la Cassazione – pur riconoscendo che “la resa estetica relativa alle scelte cromatiche del confezionamento scontava la pervasività delle indicazioni” della cliente – ha ritenuto che il frutto dell’ingegno grafico nell’elaborazione dei file da parte dell’agenzia meritasse protezione in quanto oggetto di una “autonoma elaborazione e caratterizzato da un atto creativo esternamente manifestato che costituiva il frutto di una scelta autonoma fra quelle tecniche possibili e non imposte” dalla cliente ed effettuata “con l’impiego di propri software, licenze e plug-in specifici”.

In tale contesto, i file sorgente – matrice suscettibile di combinazioni e modificazioni – dovevano essere ritenuti “tutelabili quale corpus mysticum del diritto d’autore, da tenersi concettualmente distinto dal corpus mechanicum, ossia i files esecutivi” consegnati alla committente.

La Cassazione ha, poi, preso posizione sulla tesi della società farmaceutica secondo cui il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica non fosse conseguenza di un accordo tra le parti ma costituiva – così come previsto dall’art. 12-bis della legge sul diritto d’autore o dall’art. 4 del Jobs Act – un effetto naturale del contratto per la realizzazione dell’opera.

La Corte ha preliminarmente negato l’applicazione estensiva della norma della legge sul diritto d’autore che riguarda, a livello soggettivo, i soli lavoratori subordinati e, a livello oggettivo, le banche dati ed i software. Più nel merito, ha chiarito che il profilo centrale riguardasse l’individuazione dell’oggetto della prestazione contrattuale: circoscritto al file esecutivo o esteso anche al file sorgente. Nella lettura della società farmaceutica, a prescindere dal contenuto dell’accordo contrattuale, sarebbe stata da attribuire presuntivamente al committente la titolarità di ogni diritto su tutto quanto realizzato nell’ambito del contratto. Tuttavia, ha osservato la Corte, non vi era alcuna prova che l’oggetto del contratto fosse l’elaborazione di un’opera dell’ingegno e non la sola consegna di file esecutivi: “l’elaborazione dell’opera dell’ingegno […] è stata configurata solo come un passaggio seguito dall’appaltatrice per adempiere al contratto e fornire [alla cliente] i fil esecutivi”.

Sulla base di tali ragionamenti, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società farmaceutica condannando quest’ultima al rimborso delle spese di lite liquidate in Euro 7.000.

  1. Conclusioni

La pronuncia della Cassazione prende posizione su una fattispecie di larga diffusione: la realizzazione e consegna di file grafici in assenza di una specifica disciplina contrattuale.

L’interpretazione offerta dalla Corte appare di particolare rilievo poiché – pur confermando i principi emersi nel corso degli anni in merito alla titolarità in capo al committente dei diritti di sfruttamento economico sulle opere dell’ingegno realizzate da un prestatore d’opera o appaltatore – individua una specifica distinzione tra file esecutivi e file sorgente potenzialmente idonea a indirizzare la soluzione dei contenziosi pendenti.

Chiaramente, resta inteso che la predisposizione e applicazione di chiari accordi contrattuali continua ad essere la strada migliore per evitare il sorgere di discussioni tra le parti.

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