Update | Le borse Kelly e Birkin sono marchi tridimensionali? La decisione della Cassazione sul ricorso di Hermès

Con ordinanza n. 30455/2022, la Corte di Cassazione si è espressa sulla tutelabilità come marchio tridimensionale della forma di un prodotto, accogliendo parzialmente il ricorso di Hermès contro la decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva confermato la sentenza di primo grado in cui era stata dichiarata la nullità dei marchi di forma delle celebri borse Kelly e Birkin che, a causa delle loro “forme standardizzate”, difettavano di capacità distintiva.

La Corte ha ricordato che, in linea generale, la forma può costituire oggetto di registrazione come marchio purché sia idonea a distinguere i prodotti da quelli di altre imprese, ferma restando l’esclusione per i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del bene o da quella necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Sulla base di questi principi, la Corte si è concentrata sulla verifica della capacità distintiva delle borse di lusso in esame e, dopo aver richiamato la giurisprudenza europea, ha ribadito che non è privo di carattere distintivo il marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore, dovendosi intendere per “maniera significativa” uno scostamento dalla forma usuale di quel tipo di prodotto agevolmente rilevabile dai consumatori.

Al contrario di quanto statuito nelle fasi di merito, affinché i consumatori possano facilmente ricondurre una determinata forma ad una specifica impresa, non possono essere ritenuti privi di rilievo gli investimenti pubblicitari che, consentendo una vasta commercializzazione del prodotto, ne favoriscono la diffusione e la conoscenza presso il pubblico di riferimento. È in questo modo, ha ricordato la Corte, che un marchio originariamente privo di capacità distintiva può acquisirla in ottica del c.d. secondary meaning. In tal senso, il Giudice del merito deve valutare se sussista un difetto di capacità distintiva sia originariamente sia a fronte dell’uso e della fama acquisita nel tempo (facendo riferimento a parametri come la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo).

La Corte di Cassazione ha censurato l’errore della sentenza proprio su questo punto argomentativo, poiché la Corte d’Appello – limitandosi a sostenere che le borse Kelly e Birkin “rispettano nel loro insieme i parametri canonici delle borse normalmente in commercio” – non si era fatta carico di spiegare le ragioni del difetto dell’autonoma capacità distintiva di quelle forme, risultando quindi apodittica.

Nel quadro dell’accertamento della capacità individualizzante e distintiva delle forme delle presso i consumatori, la Cassazione si è espressa anche sui mezzi di prova ammissibili. In particolare, la Corte ha ribadito che l’indagine demoscopica è uno degli strumenti utilizzabili per dimostrare il secondary meaning i cui esiti costituiscono semplici indizi, di per sé non esclusivi, che devono essere ponderati quanto al valore dei risultati dei sondaggi (non richiedendosi che la funzione identificativa acquisita dal segno sia accertata sulla totalità o sulla quasi-totalità del pubblico destinatario) e accompagnati da altri indizi gravi, precisi e concordanti.